具体描述
本书涵盖美国专利申请实务的实体和程序方面的大部分重要议题
◎本书是从一项发明开始，中间经历提出申请案和修正与答辩，及至获准专利和专利行使等各个阶段，依序写成。
◎本书兼谈申请案/专利的实质内容和程序事项。
◎本书也提到「发明人」、「让与人」及「让与人禁反言」等与发明人的切身利益相关的议题。
本书共分三册，总计27章，超过700页，兼谈申请案/专利的实质内容（例如，「请求项的解读方式」、「明确性」、「非显而易知性」）和程序事项（例如，「加速审查」、「外国申请许可」、「与审查官访谈」、「资讯揭露义务」的「非相关人士提供资讯」），因此，不仅适合专利工程师阅读，对程序人员也有帮助。此外，本书也提到「发明人」、「让与人」及「让与人禁反言」等与发明人的切身利益相关的议题，因此，也适合发明人翻阅。
◎本书是从一项发明开始，中间经历提出申请案和修正与答辩，及至获准专利和专利行使等各个阶段，依序写成。
◎本书兼谈申请案/专利的实质内容和程序事项。
◎本书也提到「发明人」、「让与人」及「让与人禁反言」等与发明人的切身利益相关的议题。
本书共分三册，总计27章，超过700页，兼谈申请案/专利的实质内容（例如，「请求项的解读方式」、「明确性」、「非显而易知性」）和程序事项（例如，「加速审查」、「外国申请许可」、「与审查官访谈」、「资讯揭露义务」的「非相关人士提供资讯」），因此，不仅适合专利工程师阅读，对程序人员也有帮助。此外，本书也提到「发明人」、「让与人」及「让与人禁反言」等与发明人的切身利益相关的议题，因此，也适合发明人翻阅。
美国专利申请实务（一）：基础概念与初步策略 图书简介 本书系“美国专利申请实务系列”的第一卷，旨在为专利从业者、发明人、技术人员及对美国专利制度感兴趣的读者，系统梳理和阐述美国专利申请的基础法律框架、核心概念以及在申请初期应采取的策略性考量。不同于直接聚焦于复杂的申请文件撰写或后期的异议/无效程序，本卷着重于构建稳固的知识基础，确保读者在启动专利申请流程之前，能够清晰理解其法律环境和战略方向。 第一部分：美国专利制度概览与法律基础 本部分首先对美国专利及商标局（USPTO）的职能和地位进行详尽介绍，并深入解析美国专利法的基石——《美国法典》第35篇（35 U.S.C.）。我们将详细剖析何种发明可获得专利保护，重点阐述美国专利法第101条（可授权客体）中关于“方法、机器、制造品或物质组合”的界定，并辅以近年来美国最高法院和联邦巡回上诉法院在涉及商业方法、软件和生命科学领域可专利性判例（如Alice Corp. v. CLS Bank International案）中的关键性指导意见。 随后，我们将对2013年《美国发明法案》（AIA）带来的革命性变化进行深度解析，尤其是将“先发明制”转变为“先申请制”（First-Inventor-to-File）所产生的深远影响。本章将对比新旧制度在时间点上的关键差异，并指导读者如何根据自身情况判断其发明是否应归入AIA的适用范围。 第二部分：现有技术与专利性的初步评估 专利性的评估是申请成功的关键第一步。本部分将全面指导读者如何进行有效的现有技术检索。我们将超越传统的关键词匹配搜索，介绍如何利用美国专利分类系统（CPC/USPC）、专利族信息以及非专利文献（NPL）的检索技巧。重点讨论如何识别“现有技术”（Prior Art）的范畴，包括已授权专利、已公开的申请文件、公开发表的文献、以及公开使用或销售。 随后，本书将深入探讨美国专利法第102条（新颖性）和第103条（明显性）的实操应用。对于新颖性，我们将详细分析“在先申请日”的确定及其对排除现有技术的影响，并区分不同类型的公开（如“在先公开”、“在先使用”）。在明显性方面，我们着重于“知识的组合性”和“显而易见性测试”的五要素分析框架，提供案例来展示如何论证一项发明在现有技术面前是否具有非显而易见的创造性高度。 第三部分：申请人的权利与义务——透明度与诚信 专利申请过程不仅是技术披露的过程，也是一项严格遵守诚信义务的法律程序。本章将聚焦于申请人对USPTO的“陈述义务”（Duty of Candor and Good Faith）以及《三方实践指南》（MPEP）中关于“最有利于发明人”的实践要求。 我们将详细解释什么是“不当行为”（Inequitable Conduct），以及如何避免因未充分披露已知最相关现有技术或进行误导性陈述而导致专利在未来被认定为无效。本部分为读者提供了在整个申请周期中维护专利有效性的第一道防线。 第四部分：临时申请（Provisional Application）的战略性运用 对于追求快速确立申请日以抢占市场先机的发明人而言，临时申请是至关重要的工具。本卷将详尽阐述临时申请的法律地位、提交要求以及其相对简化的形式。我们将重点讨论如何利用临时申请在不立即承担正式申请成本和复杂性的情况下，为后续的非临时申请（Non-Provisional Application）建立一个可靠的“锚点日期”。 本部分会提供关于临时申请“充分披露”标准的实务建议。读者将学习到如何在有限的资源内撰写一份既能满足法律要求，又能有效支撑未来正式申请中权利要求的临时说明书。 第五部分：优先权的确立与跨国申请的初步考量 本章旨在指导读者理解不同申请日之间的法律关系，特别是“援引优先权”（Claiming Priority）的概念。我们将解释如何通过《巴黎公约》或《专利合作条约》（PCT）途径，将较晚日期的申请文件与较早日期的申请文件（如临时申请或他国首次申请）关联起来，以争取更有利的申请日。 此外，对于希望进入国际市场的发明人，本部分会提供一个关于“国际阶段”的初步路线图，讲解PCT申请的基本流程、截止日期以及进入美国国家阶段的决定点，为后续的国际专利申请实务书籍（如本系列后续卷册）做好铺垫。 总结 《美国专利申请实务（一）：基础概念与初步策略》是一本面向实战的指南，它摒弃了晦涩的理论堆砌，致力于将复杂的美国专利法概念转化为可操作的实践步骤。通过掌握本书内容，读者将能够以坚实的基础和清晰的战略视角，迈出成功申请美国专利的第一步。本书的结构设计，确保了读者在进入技术性文件撰写或后续审查策略讨论之前，已完全理解“何为专利”、“如何确立优先权”以及“如何保持对USPTO的诚信”。
著者信息
作者简介
袁仁捷
学历：
台湾大学电机系学士
美国Worcester Polytechnic Institute电机硕士
经历：
远见科技股份有限公司研发工程师
北美智权股份有限公司专利工程师
万国专利商标事务所专利工程师
袁仁捷
学历：
台湾大学电机系学士
美国Worcester Polytechnic Institute电机硕士
经历：
远见科技股份有限公司研发工程师
北美智权股份有限公司专利工程师
万国专利商标事务所专利工程师
图书目录
第17章 专利性要件-非显而易知性
第1节 判定先前技术的范围和内容
第2节 确定请求项与先前技术之间的差异
第3节 决定相关技术领域内的通常技术者的技术水准
第4节 后续性判断因素
第5节 不具有非显而易知性的发明态样
第6节 先前技术无法合理组合的数种态样
第7节 判决认定为显而易知的数种发明态样
第8节 上位/下位概念发明的非显而易知判断
第9节 数值范围发明的非显而易知性判断
第18章 核准与发证
第1节 核准理由
第2节 专利期限调整
第3节 专利期限展延
第4节 提出修正
第5节 撤回发证
第19章 专利的修正
第1节 订正证书
第2节 抛弃书
第20章 重新发证
第1节 得重新发证的错误
第2节 重新发证的限制-两年期间禁止
第3节 重新发证的限制-重新取回禁止
第4节 中用权
第21章 获准后程序
第1节 单方重新审查
第2节 补充审查
第3节 获准后复审
第4节 多方复审
获准后程序的比较
第22章 申请案与专利的放弃与复活
第1节 正式放弃
第2节 视为放弃
第23章 与专利相关的理论
第1节 均等论
第2节 诱捕防御
第3节 申请历程禁反言
第4节 请求项无效论
第5节 揭露-贡献法则
第6节 逆均等论
第7节 申请历程抛弃论
第8节 懈怠论
第9节 衡平禁反言原则
第10节 中用权
第24章 设计申请案
第1节 说明书
第2节 请求项
第3节 图式
第4节 加速审查
第25章 适格的设计标的
第1节 适格的设计标的
第2节 设计专利与发明专利之间的不同点
第26章 设计的专利性要件
第1节 原创性
第2节 装饰性
第3节 冒犯性
第4节 新颖性
第5节 非显而易知性
第6节 书面描述、据以实施性、明确性
第27章 设计专利的侵权认定
第1节 一般观察者测试法
第2节 新颖性特点测试法
第3节 参照先前技术的一般观察者测试法
第1节 判定先前技术的范围和内容
第2节 确定请求项与先前技术之间的差异
第3节 决定相关技术领域内的通常技术者的技术水准
第4节 后续性判断因素
第5节 不具有非显而易知性的发明态样
第6节 先前技术无法合理组合的数种态样
第7节 判决认定为显而易知的数种发明态样
第8节 上位/下位概念发明的非显而易知判断
第9节 数值范围发明的非显而易知性判断
第18章 核准与发证
第1节 核准理由
第2节 专利期限调整
第3节 专利期限展延
第4节 提出修正
第5节 撤回发证
第19章 专利的修正
第1节 订正证书
第2节 抛弃书
第20章 重新发证
第1节 得重新发证的错误
第2节 重新发证的限制-两年期间禁止
第3节 重新发证的限制-重新取回禁止
第4节 中用权
第21章 获准后程序
第1节 单方重新审查
第2节 补充审查
第3节 获准后复审
第4节 多方复审
获准后程序的比较
第22章 申请案与专利的放弃与复活
第1节 正式放弃
第2节 视为放弃
第23章 与专利相关的理论
第1节 均等论
第2节 诱捕防御
第3节 申请历程禁反言
第4节 请求项无效论
第5节 揭露-贡献法则
第6节 逆均等论
第7节 申请历程抛弃论
第8节 懈怠论
第9节 衡平禁反言原则
第10节 中用权
第24章 设计申请案
第1节 说明书
第2节 请求项
第3节 图式
第4节 加速审查
第25章 适格的设计标的
第1节 适格的设计标的
第2节 设计专利与发明专利之间的不同点
第26章 设计的专利性要件
第1节 原创性
第2节 装饰性
第3节 冒犯性
第4节 新颖性
第5节 非显而易知性
第6节 书面描述、据以实施性、明确性
第27章 设计专利的侵权认定
第1节 一般观察者测试法
第2节 新颖性特点测试法
第3节 参照先前技术的一般观察者测试法
图书序言
作者序
2007年有人在「哈今的专利自学手册」上问：「请问谁有MPEP的中文版?」，接着有人回答：「据了解是没有 因为翻出来会出人命…。」（见www.patent-tutorial.net/website/content/forum/2281）。的确，将MPEP翻成中文，是会出人命的。然而，将阅读MPEP后的心得记录下来，应该会对身体有益吧?而这就是本书出版的动机。
本书大体上是按照一项发明从萌芽（例如，「专利申请案的类型」、「适格的发明标的」、「请求项」）、成长（例如，「限选要求」、「申请案的修正」、「专利性要件」）、茁壮（例如，「核准与发证」、「专利的修正」、「重新发证」）、及至凋零（例如，「申请案与专利的放弃与复活」）等各个阶段，依序编写而成。读者可从本书第1章读起，也可从中挑选有兴趣的章节阅读。
本书兼谈申请案/专利的实质内容（例如，「请求项的解读方式」、「明确性」、「非显而易知性」）和程序事项（例如，「加速审查」、「外国申请许可」、「与审查官访谈」、「资讯揭露义务」的「非相关人士提供资讯」），因此，不仅适合专利工程师阅读，对程序人员也有帮助。此外，本书也提到「发明人」、「让与人」及「让与人禁反言」等与发明人的切身利益相关的议题，因此，也适合发明人翻阅。
本书自2007年着手写起，其间经历KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007)、Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)、2013年的 Leahy–Smith America Invents Act (AIA)、Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. ___ (2014)、以及Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. __, (2014) 等对于专利实务有重大改变、并影响深远的事件，而本书也就因为这些事件的相继出现，必须不断地修改。本书作者虽尽力校正，但本书的部分内容仍难免已经过时、或有所疏漏，望先进们能不吝提醒、指教。此外，本书针对各个议题所引用的判决，对于其中的论理过程会有所简化，因此，期盼读者能参考原文，以更深入和精准地了解究竟还有哪些因素导致判决的结果。
承蒙广流智权事务所卢建川专利师对于本书的关心、及所提出的指正和建议，在此谨致上感谢。
2007年有人在「哈今的专利自学手册」上问：「请问谁有MPEP的中文版?」，接着有人回答：「据了解是没有 因为翻出来会出人命…。」（见www.patent-tutorial.net/website/content/forum/2281）。的确，将MPEP翻成中文，是会出人命的。然而，将阅读MPEP后的心得记录下来，应该会对身体有益吧?而这就是本书出版的动机。
本书大体上是按照一项发明从萌芽（例如，「专利申请案的类型」、「适格的发明标的」、「请求项」）、成长（例如，「限选要求」、「申请案的修正」、「专利性要件」）、茁壮（例如，「核准与发证」、「专利的修正」、「重新发证」）、及至凋零（例如，「申请案与专利的放弃与复活」）等各个阶段，依序编写而成。读者可从本书第1章读起，也可从中挑选有兴趣的章节阅读。
本书兼谈申请案/专利的实质内容（例如，「请求项的解读方式」、「明确性」、「非显而易知性」）和程序事项（例如，「加速审查」、「外国申请许可」、「与审查官访谈」、「资讯揭露义务」的「非相关人士提供资讯」），因此，不仅适合专利工程师阅读，对程序人员也有帮助。此外，本书也提到「发明人」、「让与人」及「让与人禁反言」等与发明人的切身利益相关的议题，因此，也适合发明人翻阅。
本书自2007年着手写起，其间经历KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007)、Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)、2013年的 Leahy–Smith America Invents Act (AIA)、Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. ___ (2014)、以及Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. __, (2014) 等对于专利实务有重大改变、并影响深远的事件，而本书也就因为这些事件的相继出现，必须不断地修改。本书作者虽尽力校正，但本书的部分内容仍难免已经过时、或有所疏漏，望先进们能不吝提醒、指教。此外，本书针对各个议题所引用的判决，对于其中的论理过程会有所简化，因此，期盼读者能参考原文，以更深入和精准地了解究竟还有哪些因素导致判决的结果。
承蒙广流智权事务所卢建川专利师对于本书的关心、及所提出的指正和建议，在此谨致上感谢。
图书试读
第17章 专利性要件-非显而易知性 105
方可成立，自不待言。
定性（种类）乎?定量（程度）乎?
数值范围的「关键性」（也包含「不可预期的结果」）究竟应表现在性质上?还是该数值范围只要与先前技术在程度上有所差异，即称具有「关键性」，历年来的判决看法分歧。
举例来说，「申请人所宣称的数值或范围必须对应于物理现象，并且…相较于先前技术，发明的特性或性质必须是新且实质不同的」；「比例或数值只有当涉及种类上、而非程度上的差异时，才可论及关键性…该特别的模数和硬度仅称得上是较佳的，而不能视为关键的」；「第2图所展现的显着进步，应被归类于种类上、而非程度上的差异」；「仅程度上的差异尚不足以证明旧有物质的同系物具有专利性」。
对照之下，在In re Wagner案中，CCPA明白表示，「专利法第103条并没有提及发明与先前技术之间的差异应该是『种类』上的差异、还是『程度』上的差异，专利法第103条仅要求PTO或法院判定，本发明对于本领域中具有通常技术者而言，是否为显而易知的」。在Bristol-Myers Squibb Company v. Teva Pharmaceuticals USA Inc.案中，系争发明是关于一种治疗B型肝炎（hepatitis B）的化合物，Bristol-Myers指出，其发明相较于2’-CDG这个先前技术，具有「对于治疗B型肝炎有更高效力」这个「不可预期的性质」，并认为由于化合物之间的些许差异往往就能决定病人的生与死，因此，
方可成立，自不待言。
定性（种类）乎?定量（程度）乎?
数值范围的「关键性」（也包含「不可预期的结果」）究竟应表现在性质上?还是该数值范围只要与先前技术在程度上有所差异，即称具有「关键性」，历年来的判决看法分歧。
举例来说，「申请人所宣称的数值或范围必须对应于物理现象，并且…相较于先前技术，发明的特性或性质必须是新且实质不同的」；「比例或数值只有当涉及种类上、而非程度上的差异时，才可论及关键性…该特别的模数和硬度仅称得上是较佳的，而不能视为关键的」；「第2图所展现的显着进步，应被归类于种类上、而非程度上的差异」；「仅程度上的差异尚不足以证明旧有物质的同系物具有专利性」。
对照之下，在In re Wagner案中，CCPA明白表示，「专利法第103条并没有提及发明与先前技术之间的差异应该是『种类』上的差异、还是『程度』上的差异，专利法第103条仅要求PTO或法院判定，本发明对于本领域中具有通常技术者而言，是否为显而易知的」。在Bristol-Myers Squibb Company v. Teva Pharmaceuticals USA Inc.案中，系争发明是关于一种治疗B型肝炎（hepatitis B）的化合物，Bristol-Myers指出，其发明相较于2’-CDG这个先前技术，具有「对于治疗B型肝炎有更高效力」这个「不可预期的性质」，并认为由于化合物之间的些许差异往往就能决定病人的生与死，因此，
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