跨国专利侵权诉讼之管理(第二版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

• 专利侵权
• 跨国诉讼
• 知识产权
• 诉讼管理
• 国际贸易
• 法律实务
• 专利法
• 侵权分析
• 风险控制
• 诉讼策略

　　有别于过去文献侷限于「外文文献与法规的翻译」、「片段案例的选择讨论」、「过多理论的探讨」、更几乎没有人探讨重要的「中国专利侵权诉讼」，以致于见树不见林，徒有理论而不会操作，消耗过多精力与资源于繁琐而不重要的法律细节，却无法猜透国际企业专利侵权诉讼背后的策略运筹，导致不能真正打赢过一场战争。

　　因此，本文提出一套跨国专利侵权诉讼管理之机制，并为相关制度详尽的介绍，范围横跨最重要的两个世界市场—美国专利侵权诉讼、及中国专利侵权诉讼为主，「法律程序面」提供详尽完整的介绍，如警告信发送、起诉、审前会议、马克曼听证会、发现程序、审判程序、专利无效程序、诉前救济、保全措施等诉讼程序、制度规定与流程架构；「企业管理面」提供最高段的诉讼管理技巧，包含研发、生产制造、市场行销、财务、会计、租税、外部律师、专家、公证人等全面性管理策略，以大量实证的方式分析整理、以丰富的跨国专利侵权诉讼实战经验教您怎么打赢一场战争。

　　本书系提供给产业界的总经理、产品事业处之负责人、工程师、研发工程师、市场行销企画人员、也包括产业界法务、智财部门之律师及法务人员、产业经营及决策执行者、及法律事务所律师、会计师事务所会计师、审计、甚至未来有兴趣或可能接触智财事务之管理、理工或法律学系学生，皆可以本书为参考。

智慧财产法律系列总序 刘江彬
新经济的竞争战略与战术
－跨国专利侵权着作（代自序）

第1部 序　论
第1章　跨国专利侵权诉讼时代已来临
战争每天都在发生
破除旧思想 4
新的游戏规则 5
观察台湾企业之付出--足以养活台积电二年 6
惊人的事实 13
没有当原告的能力，也没有当被告的能力 20
专利侵权诉讼管理之方法论，显有改变之必要 22
跨国专利侵权诉讼管理机制之建立 23
本章案例
ESS v. 联发科案∕Zoran v. 联发科案
本章重点
台商十年专利申请数量、费用实况∕
台商十年美国专利侵权诉讼一览表∕
美国、台湾专利运用比较

第2部 美国专利诉讼
第2章 　美国专利侵权诉讼：原告的诉讼管理
第一节　诉讼开始前之预备
一、主要预期目的为何：金钱、形象、市占率 32
二、诉讼进行之可行性与正当性 34
三、规划参与之工作团队 34
四、拟定整体计画、细部计画 38
五、范围界定 39
六、流程与时间之界定 41
七、预算之估计 41
八、风险之管理 41
九、监督与执行 42
第二节　发送警告信
好的警告信处理，已经赢了一半 43
一、定期搜寻市场上的侵权活动 45
二、警告信目的之拟定：金钱、形象、市占率 46
三、警告内容之拟定 47
四、设计警告信的范围 48
五、警告信之送达 50
六、消息发布 51
七、被告请求和解之应对 53
第三节　送　达
一、确认诉状正确性 56
二、寻找适宜法院及法官 58
三、确认被告 63
四、讯息发布 65
第四节　初步禁制令
一、是否适合提起初步禁制令 75
二、程序考量过程 79
三、法庭上之攻防 81
四、法院之决定 90
五、和解可能性 91
六、和解后之调整 91
第五节　审前之会议
一、收受诉状、初次审前会议召开命令 96
二、审前会议 96
三、时程命令（Scheduling Order） 97
第六节　搜证程序
一、内部计画拟定 99
二、搜证程序计画会议（Planning for Discovery） 109
三、初次揭露（Initial Disclosure） 111
四、专家证人揭露（Disclosure of Expert） 112
五、审前揭露（Pretrial Disclosures） 113
六、搜证程序之一般原则 114
七、搜证程序之方式 119
第七节　马克曼听证会
一、诉讼开始与禁制令 135
二、马克曼听证会、简易判决 142
第八节　简易判决
一、原告之攻击 145
二、原告之防御（被告提起简易判决） 150
第九节　审讯程序
一、审讯程序前之计画拟定 153
二、案件概述（Opening Statement）
与证人之交互诘问（Examination of Witness） 160
三、终结辩论（Closing Argument） 161
四、请求迳依法律判决
（Motion for Judgment as a Matter of Law, JMOL)167
五、陪审团之审议、法院判决 167
六、评决后之声请（post-verdict motion） 168
七、请求上诉或诉讼终结 168
本章案例
Thomson v. 友达
本章重点
专案管理诉讼模式∕诉讼管理流程∕被告选择之策略∕
管辖选择之策略∕「拖掉」原则∕讯息发布策略∕
法庭辩论技巧∕和解商业条件拟定
本章摘要 169

第3章 　美国专利侵权诉讼：被告的诉讼管理
第一节　诉讼开始前之准备
一、主要预期成果为何？ 173
二、规划参与之工作团队 173
三、拟定计画、执行方法、使用资源、流程与时间界定 174
四、财务管理与预算估计 175
五、风险管理 175
第二节　收到警告信
一、警告信送达 176
二、内部因应 194
三、回覆警告信法务部门回覆警告信 209
第三节　被告提起确认之诉
一、公司评估是否有损害增大之虞 214
二、有实质争议（actual controversy）之存在 215
三、被诉专利侵权之合理疑虑
（reasonable apprehension） 217
四、提出确认之诉 218
五、找专利权人寻求和解 218
第四节　收受送达
一、确认送达文件之正确性 219
二、送达程序之运用 220
三、讯息揭露 220
第五节　答　辩
一、检查原告诉状 232
二、承认（admission）或否认（denial）、
积极抗辩（affirmative defense） 234
三、提起反诉（counterclaim） 235
四、请求撤销案件或移转管辖 236
第六节　初步禁制令之攻防
一、评估与准备 242
二、法庭上之攻击与防御 244
三、若法官许可初步禁制令，应遵守该初步禁制令 249
第七节　搜证程序
第八节　简易判决之请求
一、被告之声请 250
二、被告之异议 251
第九节　审讯程序
一、拟订计画与案件概述（Opening Statement） 252
二、审讯程序之准备与管理 254

本章案例
FCI v. 鸿海案∕鸿海 v. 苏州万旭案∕
万国电脑 v. 群联电子案∕Syndia v. 台积电案∕
安捷伦 v. 原相案∕SEL v. 奇美电案
本章重点
专案管理诉讼模式∕诉讼管理流程∕律师选择之策略∕
专家选择之策略∕研产销因应策略∕讯息发布策略∕
风险管理∕和解谈判与调整
本章摘要 256

第3部 中国专利诉讼
第4章 　中国专利侵权诉讼：原告的诉讼管理
第一节　诉讼开始前之预备
一、年度规划 262
二、选择被告 265
三、时效限制 265
四、计画完成 265
第二节　诉前救济
一、定期搜寻市面上之侵权活动 267
二、选择法院、选择被告 270
三、双轨并行、六管齐下 283
第三节　发送警告信
一、确认警告信之目的 293
二、确认专利有效性 296
三、蒐集证据 296
四、警告信之发送 297
五、消息发布 297
六、和解与协商 297
七、确认之诉防御准备 297
第四节　专利有效性与程序中止
一、因应专利无效主张提起及民事程序中止 298
二、专利复审委员会之审理决定与行政法院之判决 302
第五节　审讯程序
一、法庭调查 306
二、法庭辩论、判决与反不正当竞争诉讼之预备 319
本章案例
Strix Limited v. 宁波圣利达电气制造案
本章重点
专案管理诉讼模式∕诉讼管理流程∕被告选择之策略∕
管辖选择之策略∕公证策略∕讯息发布策略∕「拖掉」原则∕
损害赔偿之计算
本章摘要 325

第5章 　中国专利侵权诉讼：被告的诉讼管理
第一节　诉前救济
一、调查产业动态，包括上游厂商 328
二、若有被告之虞，所应有之因应 328
第二节　收受警告信
一、察觉到专利权人的动作 336
二、调查专利有效性、产品是否侵权 337
三、思考是否应回覆警告信 339
四、调查原告之目的、专利侵权诉讼行为惯性 339
五、向客户、证券交易所、员工说明 340
六、公司内部调整 342
第三节 提起确认之诉
一、评估公司是否有损害增大之虞 344
二、起诉、管辖、审理、寻求和解及判决 344
第四节　专利有效性与程序中止
一、请求宣告专利无效及民事诉讼程序中止 352
二、请求专利复审委员会审理、向人民法院起诉与上诉 358
第五节　审讯程序
一、法庭调查 367
二、法庭辩论、判决与反不正当竞争诉讼 369
本章案例
鸿海 v. 苏州万旭案
本章重点
专案管理诉讼模式∕诉讼管理流程∕风险管理∕
和解后之调整
本章摘要 371

第4部 结　论
第6章 　结论与建议
第一节　跨国专利侵权诉讼管理机制与攻防策略
--步步出奇
一、诉讼程序纵轴面 376
二、组织行为横轴面 379
第二节　机制与资料库之建立与运用--招招领先
一、监视机制 386
二、专利资料库 386
三、诉讼资料库 387
四、法庭资料库 387
五、律师、专家、公证人资料库 387
六、媒体资料库 388
本章重点
诉讼程序纵轴管理模式∕组织行为横轴管理模式∕
资料库之建立∕资料库之交叉综合运用

参考资料

序言

新经济的竞争战略与战术－跨国专利侵权诉讼

　　2005年，鸿海公司对嘉泽端子公司分别在大陆、美国及台湾提起有关BGA电连接器的专利侵权诉讼，并提出新台币2亿元担保金进行二次假扣押；此外，也对禾昌公司有关DDR连接器专利侵权情形，提出新台币1.5亿元担保金，进行假扣押，查封其部份银行帐户、存货、土地、厂房及生产用设备。

　　2004年以来，凹凸电子公司（O2Micro）在美国对台湾硕颉公司和美国MPS公司提出有关CCFL驱动晶片专利侵权诉讼，也在台湾台北地院对使用CCFL驱动晶片的下游厂商华硕电脑和蓝天电脑两公司提出专利侵权诉讼，以及对日本Rohm公司及其客户Sony公司提出有关电源管理晶片专利侵权诉讼。

　　2004年12月21日，安捷伦发布新闻表示已在美国加州北区地方法院提出对义隆电子公司侵害其美国第5,786,804号及第6,433,780 号专利光学滑鼠CMOS影像感测器技术，希望借此禁止义隆光学滑鼠器卖给在美国进口、经销或销售的制造商外，还计画对义隆提出赔偿请求。

　　2003年中，美国安捷伦公司（Agilent Technologies）在市场释放原相科技公司（PixArt ）CMOS影像感测器侵害其光学滑鼠CMO S影像感测技术美国专利，原相科技旋即于10月31 日向美国加州北区地方法院提出确认诉讼（Declaratory Judgment），主张确认安捷伦所拥有的美国第6,433,780号专利无效（Invalidity），以及原相产品未侵害该专利（Non-infringement）。随后，安捷伦于同年12月也在该法院对原相提出专利侵害诉讼，主张原相侵害其美国第6,433,780号专利，并于2004年10月追加主张原相也侵害其美国第5,686,720号及第5,786,804号专利。

　　2003年6月13日联发科公司与ESS公司就DVD-Player单晶片美国专利侵害诉讼达成和解，由联发科公司支付ESS公司权利金9,000万美元，其中于2003年第三季先支付4,500万美元，并自该季起每季支付500万美元，两年内付清所有余款。2004年8月3日威盛公司宣佈，其子公司威腾光电公司同意支付联发科公司5,000万美元，以解决光储存晶片专利诉讼。

　　2003年以来，日系和韩系TFT LCD公司持续性对台湾TFT LCD面板公司分别在美国及日本提出一系列有关TFT LCD面板专利侵权诉讼，甚至也对台湾LCD电视业者在日本提出专利侵权诉讼，这些诉讼大部分迫使台湾公司签下和解授权协议。2004年，富士通在日本对韩国三星SDI提出有关PDP面板专利侵权诉讼，松下电器也在日本对韩国乐金电子提出有关PDP面板专利侵权诉讼，并声请假处分，禁止韩国该等公司产品进口至日本。另，2000年以来，Honeywell公司在美国以美国第5,280,371号用于液晶显示器的定向扩散膜之专利，对三十几家电子公司提出专利侵权诉讼，并迫使大部分公司签下专利授权协议。

　　2002年以来，美国Genesis Microchip公司对台湾晶磊、晶捷和创品等三公司分别在北加州联邦地方法院及国际贸易委员会（ITC）提出有关LCD控制晶片专利侵权诉讼，以及对台湾晨星公司在国际贸易委员会提出有关LCD控制晶片专利侵权诉讼。其中，晶磊公司签下和解授权协议，晨星被判侵害专利权。

　　从以上列举的专利侵权诉讼案例，我们可以知道，现代企业的营运要素与竞争手段，除了土地、厂房、机器设备、原物料、零组件、资讯网路等等有形财产外，尚包括了重要战略地位的智慧财产，更明确宣示全球科技产业的专利侵权诉讼是计画性的、规模性的、跨国性的、继续性的、组织性的、资源性的市场竞争态势和地位之强效工具，再也不是零星松散偶尔为之的「唬人」道具或是专利权人所严正声明的「捍卫智慧财产」而已。

　　但是，海崃两岸企业经营者事实上对于自身及其产业的智慧财产及其经营管理的观念和方法，不仅客观上相当陌生，而且主观上也会闪避触及，通常态度则是等到侵权诉讼临门或追索权利金来了，再「全权委託律师处理」即可，没有必要弄清楚，也没必要投资经营智慧财产，至于是否具备以「跨国专利侵权诉讼」做为新经济竞争的战略与战术之思维与实力就更不用提了。 要言之，处在当今知识经济及全球化时代，专利权侵权诉讼是现代企业经营无可回避的重要竞争战略与战术。因此，海崃两岸企业，必须迫切需要了解：（1）跨国公司在新时代的跨国专利侵权诉讼是如何有效营运智慧财产，包括创造、保护、利用、管理等；（2）跨国专利侵权诉讼对其研发、生产、市场、行销、财务、会计、租税、资讯揭露等营运的影响，及其具体应变措施，以及此等企业营运机制与专利侵权诉讼程序间之作业关系和管理；（3）跨国专利侵权诉讼对客户、股东、员工及其他利害关系人的影响及其具体管理措施；（4）跨国专利侵权诉讼对其既有的智慧财产管理能力的冲击，包括智慧财产或法务的组织设计、营运模式、作业流程、平台系统、资料库、专业品质、人力资源、外部律师和专家管理等等，以及对所冲击项目的有效解决方案。同时，海崃两岸企业初期宜速建立跨国专利侵权诉讼处理的标准作业程序，以妥适应对跨国公司各项诱导巧取，并须视个案情节随机应变，例如：（1）与侵权诉讼有关的对外发言、资讯揭露、研发设计、生产制造及市场行销的具体应对机制及程序；（2）指挥及控管诉讼的内部自主与管理能力，而非任凭外部「专家」驱使与无效率的导引；（3）各种进行和解决专利侵权诉讼的方案、模式及代价分析机制。

　　惟迄今，无论法律学界与实务界，抑或企业管理学界与实务界，均受限于专业领域与经历界限，而难以跨越彼此鸿沟，可以相互整合探讨并论述跨国专利法律和诉讼与产业实务和企业管理实务。也因此侷限，海崃两岸企业一值没有有系统化的观念和步骤来处理和发展跨国专利侵权诉讼，不仅支付巨额专业服务费，而且更失去了产品与市场。有鑑于此局势，我们结合彼此在学术上、实务上、产业上和管理上的知识和经验，大量实证台湾企业长期在半导体、电脑、光电及电脑零组件和周边产品等专利申请和跨国侵权诉讼案例，以美国专利和中国专利侵权诉讼的实体和程序法律为纵轴，以企业研发、生产、市场、行销、财务、会计、财税、人资和採购等营运机制为横轴，并辅以各利害关系人（stakeholders）的因应措施，将美国和中国专利侵权诉讼整合在同一管理平台上，让企业界、律师界、法学界和司法界可以清楚深入的了解跨国专利侵权诉讼管理的概念、架构、程序、流程和步骤，进而裨益海崃两岸企业快速熟悉并运作跨国专利侵权诉讼机制，并将它发展为新经济的竞争战略与战术，进而驾驭于域外市场，并驰骋于新兴的世界工厂与市场，以实现「一件中国专利等于或大于一件美国专利的经济价值」。

陈郁婷、周延鹏 王承守、邓颖懋 2007年7月1日